¿Qué es una marca renombrada?
Por Dulce María Rodríguez González. Departamento jurídico de ANDEMA y alumni del Máster en Propiedad Industrial, Intelectual, Competencia y Nuevas Tecnologías.
A todos nos vienen a la mente distintas marcas renombradas. Por ejemplo, Zara, El Corte Inglés, Telefónica, Iberia, Tous o Coca Cola son claros ejemplos de este tipo de marcas.
Sin embargo, quizás desconocías que la marca renombrada es también un concepto jurídico y que cuenta con una protección especial de acuerdo con la legislación. Además, las marcas deben cumplir con determinados criterios para poder tener esa consideración.
En este artículo queremos que conozcas en qué consiste una marca renombrada y cuáles son los criterios jurisprudenciales que permiten determinarla. Además, te explicaremos los cambios en la legislación que han dado lugar a la unificación de las antiguas marcas notorias y las marcas renombradas.
¿Es lo mismo una marca notoria que una marca renombrada?
La derogación del artículo 8 apartado 2 de la ley de marcas (Ley 17/2001) como consecuencia del Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre, sobre transposición de directivas en materia de marcas, elimina la diferencia que había entre marcas notorias y marcas renombradas.
En estos momentos, ambos tipos de marcas han quedado unificadas en el mismo concepto de marca renombrada.
Antes de esa modificación, existía una definición para marca notoria y otra para marcas renombradas.
- Marcas notorias. Las marcas notorias, según el derogado artículo 8.2 se trataban de aquellas ampliamente conocidas en el sector del mercado al que destinaban los productos o servicios ofrecidos. Es decir, que los consumidores del sector determinado del producto o servicio identificasen la marca, aunque en otros sectores fuese desconocida.
- Marcas renombradas. Las marcas renombradas, por su parte, eran aquellos signos distintivos que gozaban de un elevado reconocimiento en un ámbito general del mercado. Es decir, gozaba de popularidad tanto en un sector determinado como entre la generalidad de las personas.
Por tanto, la marca renombrada tenía un alcance más amplio que la marca notoria. Sin embargo, en la actualidad ya no existe esa distinción, sino que tanto las notorias como las renombradas son ahora lo mismo y por tanto tienen la misma protección jurídica.
¿Cuáles son los criterios para determinar una marca renombrada?
Las marcas renombradas, por tanto, son aquellas conocidas por una parte significativa del público interesado en esos productos o servicios.
Es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que ha establecido que el concepto de renombre tiene que valorarse a partir de criterios cuantitativos.
Para determinar estos criterios, la jurisprudencia establece las variables que hay que tener en cuenta:
- Cuota de mercado.
- Intensidad.
- Extensión geográfica.
- Duración del uso.
- Inversiones en publicidad, etc.
Aunque todo esto debe ser examinado casuísticamente, cuanto mayor es el grado de notoriedad de una marca, mayor es el campo de protección que se otorgaría al signo distintivo. Todo esto tiene como objetivo el no aprovechamiento indebido de la reputación de esa marca.
¿Qué protección jurídica tienen las marcas renombradas?
Hay que tener en cuenta que la marca renombrada implica un mayor posicionamiento en el sector y grado de conocimiento o difusión a nivel poblacional. Tanto las personas que usan los servicios o compran los productos de esa marca como las que no lo hacen pueden tener conocimiento de esa marca.
Esta patente notoriedad supone que las marcas renombradas tengan un grado de protección jurídica especial. Una de las ventajas de este tipo de marcas es que no se permite el registro de marcas, nombres comerciales y signos distintivos que sean idénticos o similares, aunque la solicitud esté destinada para una marca con productos y servicios diferentes, o que opere en distinto sector.
El gran profesor Fernández Novoa definía: “La protección de la marca renombrada más allá de la regla de la especialidad constituye una piedra angular del actual Derecho Europeo de Marcas”
En el artículo 8, la nueva ley hace referencia a la prohibición y ésta es muy clara:
“No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga lo solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España (…), y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal de carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre” (Art. 8).
Por tanto, estamos ante una protección absoluta proporcional a lo conocida o no que sea dicha marca. Cuanto más conocida sea la marca, menos necesario es que haya semejanza entre los productos y servicios que se requiere.
Esperamos que ahora tengas más claro el concepto de marca renombrada y puedas entender mejor los criterios para determinarla y el grado de protección jurídica con la que cuentan actualmente.
