En qué consiste la prueba de uso de la OEPM

La reforma de la ley de marcas este año provocó una avalancha informativa referida a las novedades que introducía respecto a la anterior de 2001 y que ha supuesto una serie de cambios importantes dentro de la propiedad intelectual en España. La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha cambiado algunos de los protocolos para adaptarse a esta reforma que contempla un aspecto muy importante y que aún no ha entrado en vigor (el resto de cambios se hicieron principalmente entre enero y marzo de este año). Uno de estos cambios que aún están pendientes de entrar en vigor es la prueba de uso.

¿De qué se trata?

Cuando registramos una marca, obtenemos una serie de derechos y recursos que podemos utilizar sobre ella, sin embargo esta reforma incluye esta prueba de uso, que no estaba incluida anteriormente en el reglamento y que conlleva la obligación de hacer uso de la marca, es decir, si otra compañía que quiere hacer uso del nombre de la misma marca en el mismo sector puede demostrar que ésta ha sido abandonada o no se ha usado comercialmente, puede recurrir para obtener el nombre. Por tanto las empresas han de ser cautelosas respecto al uso (o más bien al no uso) de la marca.

En concreto, si se solicita la prueba de uso, obliga al titular de una marca a demostrar que ha hecho uso de ella a nivel comercial, aunque sólo puede solicitarse en aquellas que lleven más de cinco años registradas. El objetivo es facilitar la nulidad o caducidad de aquellas marcas que están en desuso por largo tiempo.

En un sentido estricto, la finalidad de esta prueba es evitar que marcas que no se usan impidan el registro de otras y además acabar con un gran número de nombres del registro que se consideran “muertos” o sin uso real, de manera que así la administración tenga una cifra más aproximada a la realidad de los nombres operados en territorio español.

Hay que tener en cuenta que ésta entrará en vigor sólo respecto de aquellas solicitudes de registro presentadas a partir de la entrada en vigor de la norma que desarrolle reglamentariamente la tramitación de la prueba de uso, por lo que hasta su aprobación se seguirá utilizando el método actual. A ello hay que sumar que en enero de 2023 se hará efectiva la competencia administrativa directa de la OEPM para tramitar las solicitudes y declarar la nulidad o caducidad de marcas o nombres comerciales registrados, facilitando mucho las labores administrativas a declarar para la caducidad o desuso actual.

Si creemos que una marca no se encuentra en uso o queremos usar un nombre similar disponemos de un mes para presentar las razones y pruebas necesarias. En el caso de procedimiento de caducidad ante la OEPM, el plazo del que dispone el titular de la marca impugnada es de 2 meses para presentar la prueba de uso.

Hay que tener en cuenta que se trata de un aspecto muy importante que puede hacer perder millones de euros a empresas. Hace sólo unos mesos McDonald’s perdió la marca Big Mac en Europa al no poder probar su uso ya que las pruebas presentadas no fueron suficientes a pesar del gran reconocimiento de este nombre a nivel europeo, motivado por una cadena irlandesa que llevaba años bloqueada por utilizar un nombre parecido. Este hecho no impide a McDonalds seguir usando el nombre de Big Mac, pero sí permite a otras utilizarlo, motivo por el que, por ejemplo, Burger King, su némesis más directa, acabó utilizando el nombre, ahora público, en una serie de anuncios para reírse de su eterno competidor. Por tanto si una empresa tan importante como McDonalds ha tenido problemas para mantener la marca de uno de sus productos estrellas con probablemente ciertas repercusiones económicas con lo que es imprescindible tomarla como una prioridad.

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